Góc nhìn pháp lý về chuyển nhượng vốn góp và quyền sở hữu nhãn hiệu trong giao dịch M&A - Chi tiết bài viết

Trong các giao dịch mua bán và sáp nhập (Mergers and Acquisitions – M&A), việc chuyển nhượng vốn góp thường đi kèm với kỳ vọng sở hữu các tài sản quan trọng của doanh nghiệp, bao gồm cả nhãn hiệu. Tuy nhiên, liệu việc nhận chuyển nhượng vốn góp có đồng nghĩa với việc mặc nhiên sở hữu nhãn hiệu của doanh nghiệp chuyển nhượng hay không? Bài viết này sẽ phân tích vấn đề này dựa trên quy định pháp luật Việt Nam và bài học thực tiễn.

Trong

Góc nhìn pháp lý về chuyển nhượng vốn góp và quyền sở hữu nhãn hiệu trong giao dịch M&A

Quy định pháp luật về chuyển nhượng vốn góp và quyền sở hữu nhãn hiệu

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, vốn góp trong doanh nghiệp có thể bao gồm tài sản hữu hình và vô hình, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu. Cụ thể, khoản 1 Điều 34 quy định:

Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Tuy nhiên, việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ phải tuân thủ các điều kiện nhất định. Khoản 2 Điều 34 Luật Doanh nghiệp nêu rõ:

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn.

Điều này có thể hiểu để góp vốn bằng nhãn hiệu, cá nhân hoặc tổ chức phải là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu đó. Việc góp vốn bằng nhãn hiệu cần được định giá và chuyển quyền sở hữu theo quy định pháp luật.

Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022) quy định rõ về việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Theo Điều 138 định nghĩa như sau:

1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Các điều kiện hạn chế đối với việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu được quy định tại Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ như: Chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ; việc chuyển nhượng không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Theo Khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ được xác lập khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc cấp văn bằng bảo hộ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc thực hiện quyền lợi của mình cũng như hạn chế tranh chấp phát sinh hành vi xâm phạm từ bên ngoài.

Nhận chuyển nhượng vốn góp có mặc nhiên sở hữu nhãn hiệu?

Việc nhận chuyển nhượng vốn góp, sở hữu tỷ lệ cổ phần trong doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc mặc nhiên sở hữu nhãn hiệu của doanh nghiệp chuyển nhượng. Theo đó, để sở hữu hợp pháp nhãn hiệu, cần thực hiện:

Xác lập quyền sở hữu: Các bên cần ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Đăng ký chuyển nhượng: Hợp đồng chuyển nhượng phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để có hiệu lực pháp lý.

Trường hợp không thực hiện đầy đủ các bước trên, bên nhận chuyển nhượng vốn góp sẽ không có quyền sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu, có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh tranh chấp pháp lý. Tại Việt Nam, đã có nhiều thương vụ M&A liên quan đến nhãn hiệu đáng chú ý.

Thương vụ Masan (MSN) mua lại VinCommerce, cụ thể vào năm 2019, Tập đoàn Masan đã mua lại hệ thống bán lẻ VinCommerce từ Vingroup. Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce của Vingroup, Công ty VinEco và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer Holding sáp nhập để thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Thương vụ này bao gồm việc tiếp nhận các nhãn hiệu VinMart và VinMart+, giúp Masan mở rộng mạng lưới bán lẻ và tăng cường nhận diện thương hiệu trên toàn quốc.

Gần đây, trong vụ tranh chấp giữa Tập đoàn KIDO (KDC) và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods - KDF) là minh chứng rõ ràng về tầm quan trọng của việc xác lập rõ ràng quyền sở hữu nhãn hiệu trong các giao dịch M&A. Vụ tranh chấp giữa KDC và KDF xoay quanh quyền sở hữu và sử dụng hai nhãn hiệu kem nổi tiếng là Celano và Merino. Giả sử trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần các bên có quy định rõ ràng về giá trị nhãn hiệu. Cụ thể, hợp đồng cần nêu rõ quyền sở hữu nhãn hiệu Celano và Merino sẽ được chuyển nhượng kèm theo giá trị cổ phần, trong đó xác định rõ giá trị của nhãn hiệu. Như vậy, khi xảy ra tranh chấp, các bên sẽ dễ dàng dựa vào hợp đồng để xác định quyền lợi và nghĩa vụ, từ đó hạn chế phát sinh tranh chấp.

* Cổ đông KIDO không chấp thuận bán 24.03% cổ phần KDF, giữ lại thương hiệu Merino và Celano

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không đề cập đến giá trị của nhãn hiệu. Khi phát sinh tranh chấp, các bên sẽ không có căn cứ vững chắc để xác định quyền sở hữu và giá trị cụ thể của các nhãn hiệu Celano và Merino, việc xác định chủ sở hữu chỉ có thể dựa vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Việc thiếu rõ ràng và cụ thể trong hợp đồng chuyển nhượng dễ phát sinh tranh chấp gây tốn kém thời gian và chi phí các bên. Từ đó cho thấy tầm quan trọng của việc quy định chi tiết về giá trị nhãn hiệu trong các giao dịch M&A nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Việc nhận chuyển nhượng vốn góp không đồng nghĩa với việc mặc nhiên sở hữu nhãn hiệu của doanh nghiệp chuyển nhượng. Để đảm bảo quyền lợi và tránh tranh chấp pháp lý, các bên tham gia giao dịch cần:

Thẩm định kỹ lưỡng: Xác định rõ quyền sở hữu nhãn hiệu và các tài sản sở hữu trí tuệ khác trước khi tiến hành giao dịch.

Lập hợp đồng chuyển nhượng riêng biệt: Đối với nhãn hiệu và các tài sản sở hữu trí tuệ, cần có hợp đồng chuyển nhượng riêng và thực hiện đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định.

Bảo vệ quyền lợi sau chuyển nhượng: Thiết lập các điều khoản rõ ràng trong hợp đồng về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi chuyển nhượng, đảm bảo không có xung đột lợi ích giữa các bên.

Trong các thương vụ M&A, quyền sở hữu nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và sự thành công của giao dịch. Việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu không chỉ bảo vệ lợi ích của các bên tham gia mà còn đảm bảo tính hợp pháp và bền vững của thương vụ.

ThS. LS. Huỳnh Thị Mỹ Hằng (Công ty Luật Anh Sĩ)